Protection de la marque en ligne : que faire quand votre logo est copié

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Qu’est-ce qui protège votre marque, et que faire lorsque quelqu’un y porte atteinte ?

Quelqu’un a ouvert un site avec un nom qui ressemble au vôtre. Un produit concurrent apparaît sur Google exactement sur vos mots-clés. Quelqu’un a enregistré le nom de votre société comme nom de domaine. Ce ne sont pas des scénarios théoriques : cela arrive tout le temps, et chacune de ces situations peut être traitée juridiquement.

L’outil principal : la marque enregistrée (trademark). L’ordonnance sur les marques de commerce [nouvelle version], 5732-1972, donne au titulaire d’une marque enregistrée le droit exclusif de l’utiliser pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée (article 46). Elle lui permet d’agir pour « contrefaçon » : l’utilisation, par une personne qui n’y a pas droit, de la marque enregistrée ou d’une marque qui lui ressemble, pour les mêmes produits ou pour des produits de la même catégorie (article 1). Qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une tentative de profiter de votre réputation, l’enregistrement est la base de l’action en contrefaçon. Une marque non enregistrée ne bénéficie de cette protection que si elle est « notoirement connue » (article 57).

Quelqu’un a volé votre logo ? C’est ici que cela devient un problème juridique

Un site internet ou une boutique en ligne qui utilise un logo, un nom de marque ou un contenu appartenant à autrui risque de porter atteinte à deux droits principaux :

• Atteinte au droit d’auteur (Copyright) : la loi sur le droit d’auteur, 5768-2007 (חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007), protège une œuvre originale fixée sous une forme quelconque, y compris les photos et le logo comme œuvre artistique et le contenu écrit comme œuvre littéraire (article 4). L’auteur en est le premier titulaire, sous réserve des règles sur l’œuvre d’un salarié et l’œuvre de commande (articles 33–35). La copie ou la mise à la disposition du public sans autorisation est une atteinte (articles 11 et 47), même si vous avez cité la source, sauf en cas d’usage loyal (fair use) (article 19).
• Contrefaçon de marque (Trademark Infringement) : l’utilisation non autorisée de la marque enregistrée d’autrui, ou d’une marque qui lui ressemble, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée ou pour des produits de la même catégorie, que ce soit dans le nom de domaine, dans le titre du site, dans les descriptions de produits ou sur les produits eux-mêmes, est une « contrefaçon » (article 1 de l’ordonnance sur les marques de commerce). Même une marque « un peu différente » risque d’être considérée comme ressemblante, si elle risque d’entraîner une tromperie du consommateur.

Quelqu’un a enregistré un nom de domaine identique au nom de votre marque ? Pour un nom de domaine à extension générique (comme ‎.com), vous pouvez déposer une plainte UDRP, tranchée sans tribunal, dont les recours se limitent à l’annulation du nom de domaine ou à son transfert. Pour l’extension ‎.il, la procédure IL-DRP s’applique. Vous pouvez aussi agir en Israël pour contrefaçon de marque ou pour concurrence déloyale par confusion. Le guide complet : Votre nom de domaine a été pris : mise en demeure ou UDRP.

Votre marque n’est pas enregistrée ? Vous êtes quand même protégé : le passing off

Le délit de concurrence déloyale par confusion (passing off) protège aussi celui qui n’a pas enregistré de marque : un professionnel ne doit pas faire en sorte que son bien ou son service soit pris par erreur pour celui d’un autre professionnel ou pour un bien ou un service lié à celui-ci (article 1 de la loi sur les délits commerciaux, 5759-1999). Le demandeur doit prouver une réputation attachée au nom, au logo ou à la description, et un risque de tromperie du public. Mais l’enregistrement n’est pas nécessaire, et le tribunal peut accorder une indemnisation allant jusqu’à 100 000 ₪ par délit, même sans preuve du préjudice (article 13).

Un nom de domaine identique ou semblable à la marque d’une autre entreprise peut aussi fonder une action pour concurrence déloyale par confusion, s’il fait prendre par erreur votre service pour celui de cette entreprise. Le transfert du nom de domaine lui-même est possible dans une procédure UDRP, si les trois conditions de l’article 4(a) de la politique UDRP sont remplies.

Les outils dont vous disposez lorsque votre marque est atteinte

Le titulaire d’une marque peut agir par différentes voies juridiques pour protéger sa marque en ligne :

• Mise en demeure (Cease and Desist Letter) : un avocat peut envoyer une mise en demeure officielle à la personne qui utilise le logo ou le nom de la marque, en exigeant qu’elle cesse cette utilisation dans un délai déterminé (en général de 10 à 14 jours). Une telle lettre est une étape habituelle avant d’engager une procédure judiciaire.
• Demande de retrait de contenu (Takedown Notice) : le titulaire d’une marque peut demander aux hébergeurs de sites, aux boutiques en ligne (comme eBay ou Etsy) ou aux moteurs de recherche de retirer le contenu litigieux, en général par le mécanisme de signalement de la plateforme elle-même. Pour une atteinte au droit d’auteur sur des plateformes américaines, on utilise aussi la procédure de notification et de retrait du DMCA (Digital Millennium Copyright Act). En Israël, il n’existe pas de mécanisme légal général de « notification et retrait ». Le tribunal de district peut toutefois ordonner à un fournisseur d’accès de restreindre l’accès à un site dont le contenu principal porte atteinte au droit d’auteur (article 53A de la loi sur le droit d’auteur).
• Action en justice : le titulaire d’une marque peut intenter une action devant un tribunal en Israël contre l’exploitant d’un site ou d’une boutique en ligne, en réclamant des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque, atteinte au droit d’auteur ou fraude commerciale. Dans l’action, il est possible de demander une injonction et la réparation du préjudice subi. Pour une atteinte au droit d’auteur et pour le délit de concurrence déloyale par confusion, il est aussi possible de demander une indemnisation allant jusqu’à 100 000 ₪ sans preuve du préjudice, par atteinte (article 56 de la loi sur le droit d’auteur) ou par délit (article 13 de la loi sur les délits commerciaux).

Ce qu’il faut préparer avant une mise en demeure ou une action

• Un extrait récent de l’inscription de la marque au registre des marques : le droit exclusif d’utilisation découle d’un enregistrement valable, et il s’applique aux produits pour lesquels la marque a été enregistrée (article 46 de l’ordonnance sur les marques de commerce).
• Des preuves de la réputation, si la marque n’est pas enregistrée : durée d’utilisation du nom, volume des ventes et de la publicité. C’est la base du recours pour concurrence déloyale par confusion.
• La preuve de la propriété du logo : pour un logo commandé à un graphiste extérieur, le premier titulaire du droit d’auteur est le graphiste, sauf convention contraire, expresse ou tacite (article 35(a) de la loi sur le droit d’auteur). Un contrat de cession du droit exige un écrit (article 37(c)).
• La documentation de l’atteinte : des captures d’écran avec la date et l’adresse URL, et les données d’enregistrement du nom de domaine.
• Les dates : quand l’atteinte a commencé et quand vous l’avez apprise, pour la prescription (articles 6 et 8 de la loi sur la prescription, 5718-1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)) et pour l’argument du retard à agir.

Quel est le délai de prescription d’une action en propriété intellectuelle, et que se passe-t-il si la marque n’est pas utilisée ?

Les actions en propriété intellectuelle se prescrivent : il ne faut pas laisser passer le délai.

• Droit d’auteur : le délai de prescription est de 7 ans (article 5 de la loi sur la prescription). Il court à partir du jour où la cause d’action est née, en règle générale le jour de l’atteinte (article 6). C’est seulement lorsque les faits étaient inconnus du demandeur pour des raisons indépendantes de sa volonté qu’il court à partir du jour où il en a eu connaissance (article 8).
• Marques : une action pour contrefaçon de marque est elle aussi soumise au délai de prescription général de 7 ans. En outre, un long retard à intenter l’action risque de servir de moyen de défense au défendeur. Il est utile d’agir peu après la découverte de l’atteinte.
• Radiation d’une marque non utilisée : toute personne intéressée a le droit de demander au registraire des marques de radier l’enregistrement de la marque pour les produits pour lesquels elle n’a pas été utilisée de bonne foi pendant les trois années précédant la demande de radiation (article 41 de l’ordonnance sur les marques de commerce), sauf si le défaut d’utilisation résulte de circonstances commerciales particulières. « Enregistrer puis oublier » n’est pas une stratégie : maintenez la marque en utilisation active.