Votre nom de domaine a été pris : mise en demeure ou UDRP

Vous avez découvert que quelqu’un a enregistré le nom de votre marque comme nom de domaine. Maintenant, il redirige vos clients vers un site concurrent, ou il se contente d’occuper le nom en attendant que vous payiez. Ce n’est pas une impasse. Il existe une procédure internationale dans laquelle un dossier sans difficulté de procédure se termine en général, selon l’OMPI (WIPO), dans les deux mois environ suivant la réception de la plainte.

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Qu’est-ce qu’un « vol de nom de domaine », et pourquoi cela arrive-t-il ?

Le cybersquatting, c’est-à-dire l’enregistrement d’un nom de domaine au nom de la marque d’autrui, est une pratique ancienne. Ceux qui s’y livrent comptent sur le fait que les entreprises n’enregistrent pas toujours toutes les variantes de leur nom : .co.il, .net, .org et enregistrements semblables. Le nom de domaine coûte quelques shekels par an à enregistrer, et il peut servir de levier pour un « rachat » à plusieurs dizaines de milliers de shekels.

En Israël, un tel usage peut constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée (article 1 de l’ordonnance sur les marques de commerce [nouvelle version], 5732-1972 (פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972)) ou une concurrence déloyale par confusion, même lorsque la marque n’est pas enregistrée. Le délit de concurrence déloyale par confusion figure aujourd’hui à l’article 1 de la loi sur les délits commerciaux, 5759-1999, qui a abrogé l’article 59 de l’ordonnance sur les délits civils [nouvelle version] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]).

Première étape : la mise en demeure

Avant toute procédure judiciaire, envoyez une mise en demeure directement au titulaire du nom de domaine. La lettre doit contenir trois éléments : (1) la présentation de votre droit sur le nom : marque, nom commercial, années d’activité ; (2) une demande de vous transférer le nom de domaine dans les 14 jours ; (3) une explication claire de ce qui se passera sans réponse : une procédure UDRP ou une action devant un tribunal.

La procédure UDRP : récupérer un nom de domaine sans tribunal

L’UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) est une procédure de l’ICANN, l’organisme international qui gère le registre mondial des noms de domaine. La procédure se déroule devant l’un des prestataires agréés par l’ICANN, dont le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (WIPO, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). La politique s’applique aux noms de domaine à extension générique (comme .com) et aux extensions nationales qui l’ont adoptée. Pour un nom de domaine en .il, une procédure distincte s’applique : l’IL-DRP de l’Association israélienne de l’Internet (ISOC-IL). Il y suffit de prouver que l’enregistrement ou l’usage a été fait de mauvaise foi.

Pour que la plainte soit accueillie, vous devez prouver trois éléments (article 4(a) de la politique) : (1) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle vous avez des droits ; (2) le titulaire du nom de domaine n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom ; (3) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Si la commission administrative accueille la plainte, elle ordonne le transfert du nom de domaine à votre profit ou sa radiation (article 4(i)). Selon l’OMPI, un dossier sans difficulté de procédure se termine en général dans les deux mois environ suivant la réception de la plainte.

L’avantage par rapport à une action en Israël : un coût relativement faible (la taxe de l’OMPI pour un dossier de 1 à 5 noms de domaine devant une commission d’un seul membre est de 1 500 dollars), aucune présence physique au tribunal, et une décision qui s’impose aux bureaux d’enregistrement du monde entier. L’inconvénient : la commission UDRP n’accorde pas de dommages-intérêts en argent. La mesure se limite au transfert du nom de domaine ou à sa radiation.

Vous avez une marque enregistrée ? Elle renforce toutes vos positions

L’ordonnance sur les marques de commerce [nouvelle version], 5732-1972, donne au titulaire d’une marque enregistrée une protection directe, y compris contre l’usage d’un nom de domaine identique ou semblable. Si le nom de domaine a été enregistré au nom de votre marque et que vous êtes titulaire de la marque enregistrée, le tribunal peut rendre une injonction et accorder des dommages-intérêts (article 59 de l’ordonnance). L’action se dépose devant le tribunal de première instance ou devant le tribunal de district, selon son montant (articles 40(1) et 51(a)(2) de la loi sur les tribunaux [version consolidée], 5744-1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)).

La marque enregistrée aide aussi dans la procédure UDRP : la preuve de l’enregistrement prouve directement votre droit sur le nom et met fin au débat sur les « droits antérieurs ». Si vous n’avez pas de marque enregistrée, une marque non enregistrée peut elle aussi fonder une plainte UDRP, si les droits sur celle-ci sont dûment prouvés.

Pas de marque enregistrée ? Vous pouvez quand même agir

Même sans enregistrement officiel, les titulaires d’un nom commercial ancien et réputé peuvent agir pour concurrence déloyale par confusion (passing off), un délit civil qui protège un nom connu sur le marché. Le délit de concurrence déloyale par confusion (article 1 de la loi sur les délits commerciaux) exige deux éléments : (1) votre nom a acquis une réputation auprès du public ; (2) l’usage du nom par le défendeur risque d’induire en erreur, c’est-à-dire d’amener les clients à penser qu’il s’agit de vous ou d’une entreprise liée à vous. La preuve du préjudice n’est pas une condition : le tribunal peut accorder une indemnisation sans preuve du préjudice allant jusqu’à 100 000 ₪ par délit (article 13).

Pour étayer votre position, rassemblez : un logo avec ses dates de première utilisation, d’anciennes factures, des échanges avec des clients, des campagnes publicitaires, et des publications en ligne qui mentionnent votre nom. Plus la réputation est documentée, plus la position est solide.

Que se passe-t-il si le titulaire du nom de domaine refuse toute démarche ?

Si la lettre n’a pas suffi et que la procédure UDRP n’a pas non plus réglé le problème, vous déposez une action en justice (tribunal de première instance ou tribunal de district, selon le montant de l’action). Dans l’action, vous pouvez demander : une injonction provisoire qui neutralise le nom de domaine dès le début (avant même l’audience principale) ; le transfert du nom de domaine à votre nom ; des dommages-intérêts pour le préjudice commercial subi ; et la condamnation du défendeur aux frais de justice.

Pour accorder une injonction provisoire, le tribunal doit être convaincu, sur la base de preuves suffisantes à première vue, de l’existence d’une cause d’action et de la nécessité de la mesure (article 95(b) du règlement de procédure civile, 5779-2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018)). Il prend notamment en compte le préjudice que subirait chaque partie, l’existence d’une mesure moins attentatoire, la bonne foi des parties et un éventuel retard du demandeur (article 95(d)).

Transaction : quand elle vaut la peine, et quand elle ne la vaut pas

Une partie des litiges sur les noms de domaine se termine par une transaction : le titulaire transfère le nom contre paiement. C’est parfois la bonne logique économique. Si le coût d’une procédure UDRP ou d’une action dépasse le montant de la transaction, et que le nom de domaine est essentiel pour l’entreprise, payez et tournez la page. Mais attention au risque : payer une « rançon » encourage les spéculateurs à revenir et à enregistrer d’autres variantes de votre nom.

La règle simple : la transaction est préférable si le nom de domaine est essentiel et que le coût de la procédure est élevé. L’action est préférable face à un titulaire manifestement de mauvaise foi : le tribunal peut mettre les frais de justice à sa charge et dissuader de futures violations.